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Acórdão
Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 196.454-4/2-00, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
C. L. G. F., sendo agravada E. - R. C. A. I. S/C Ltda.:
Acordam,
em Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram
a preliminar e negaram provimento ao recurso, com observação,
v.u.", de conformidade com o relatório e voto do Relator,
que integram este acórdão.
O
julgamento teve a participação dos Desembargadores Roberto
Stucchi (Presidente) e Ruy Camilo.
São
Paulo, 26 de junho de 2001.
Quaglia
Barbosa
Relator
1
- É agravo, tirado dos autos de Ação Cominatória de Obrigação
de Fazer cumulada com Ação de Indenização (sic, fls.
13), insurgindo-se o réu contra r. decisão, que deferiu tutela
antecipatória (fls. 35 e v.), proibindo-o de "se utilizar
da marca ‘d.’ sob pena de multa diária", ante reconhecimento
de que o vinha fazendo, em nome de domínio, na Internet, após
havê-lo registrado, junto ao órgão competente, nos Estados
Unidos, em detrimento da autora, que já possuía, com registro
antecedente, no Brasil, junto à Fapesp (Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo), órgão designado pelo Comitê
Gestor Internet do Brasil, o site sob título "d.com.br"
(fls. 13/29).
A
irresignação se propõe, em primeiro lugar, por se afigurar
diverso o objeto da antecipação de tutela, como deferida,
do próprio pedido da autora, na medida em que esta objetava
contra o uso de nome de domínio, ao passo que a vedação
acudiu com vista a inibir o uso de marca; em segundo
lugar, diante de afiançar incompetência absoluta da Justiça
brasileira, quando o provimento reclamado estaria em busca
de obter o "cancelamento do registro do domínio em nome
da agravante" (fls. 7), registro esse realizado nos Estados
Unidos, de sorte a induzir competência exclusiva da Justiça
norte-americana, quando pleiteado o seu cancelamento, a cargo
do denominado ‘r.com’. A par disso, sustenta ausentar-se verossimilhança
no pleito da autora, quando a expressão discutida é de uso
comum e, bem por isso, não registrável como marca, consoante
a legislação pátria sobre propriedade industrial, ademais
de não haver a agravada, em nenhum momento, comprovado a "utilização
do domínio registrado pelo agravante" (sic, fls.
9).
Negado
efeito suspensivo ao recurso (fls. 61 e v.), respondeu a agravada
(fls. 82/94), prestou informações o MM. Juiz (fls. 96/97)
e manifestou-se, derradeiramente, o agravante, insistindo
na matéria preliminar ventilada, com alusão à propalada incompetência
da Justiça brasileira (fls. 101/105).
É
o relatório.
2
- Impõe-se, em respeito à ordem lógica das questões suscitadas,
primeiramente, enfrentar a argüição de incompetência absoluta,
tal qual já reprisada, inclusive, na contestação ofertada
perante o Juízo a quo (fls. 43/45).
Apesar
da invocação do art. 88, III, do Código de Processo Civil,
o qual restringiria a competência da autoridade judiciária
brasileira, em sede da disciplina específica e pertinente,
à hipótese de "a ação se originar de fato ocorrido ou
de ato praticado no Brasil", o argumento desenvolvido
pelo agravante não se sustenta, uma vez que em nenhum momento
postulou a autora, ora agravada, como adotado incorretamente
por premissa, o cancelamento do registro, a cargo do "r.com",
muito menos a presença desse órgão, no pólo passivo da demanda
aforada; bem diferentemente, o que pediu a agravada foi que
se compelisse o agravante, pela via cominatória, a cancelar,
ele próprio, o registro do nome de domínio ‘d.com’ junto ao
‘r.com’ (fls. 27, item 58, ‘ii’, ‘a’), o que importaria, em
nível de conseqüência, a abstenção do referido nome, além
dos pleitos indenizatórios acrescidos (fls. 27/28).
Como
bem redargüiu a agravada, na contraminuta, a pretensão se
viu dirigida "exclusivamente contra o réu, titular do
domínio ‘d.com’, e visa a obtenção de um provimento jurisdicional
que o condene a cancelar o domínio em questão, sob pena de
pagamento de multa cominatória. A decisão a ser proferida
no final da presente ação, portanto, não envolverá o ‘r.com’
nem tampouco dependerá de seu acatamento para ser cumprida"
(sic, fls. 84, item 5).
Não
prospera, dessarte, a preliminar de incompetência absoluta.
3
- Com vista, de outra parte, à alvitrada outorga de tutela
antecipatória diversa da que houvera sido pedida pela autora,
a objeção também não se sustenta, na medida em que, apesar
da imprecisão terminológica, em que incidiu a r. decisão guerreada,
ao se valer da expressão marca, ao invés de nome
de domínio, torna-se evidente que o objeto da restrição
proclamada dizia respeito ao uso do segundo, diante do contexto
em que especificado o pleito, voltado exclusivamente contra
o uso do nome de domínio, e não da marca, por parte do réu,
o que este se dispunha a fazer, a partir do registro obtido
no "r.com" (fls. 15, item 7, ‘i’, e 27, item 58,
‘i’ e ‘ii’, ‘a’).
Parte
o descompasso, que o agravante almeja explorar, da circunstância
de comuns os conflitos entre marcas e domínios, sugestivo
de discutir-se, em doutrina e jurisprudência, "se o detentor
de uma marca também possui o direito de registrá-la como nome
de domínio na internet com a exclusão de qualquer outra pessoa,
ou se são institutos completamente diversos" (NATÁLIA
DE CAMPOS ARANOVICH, "O Registro de Domínios no Brasil
e a Proteção das Marcas no Âmbito da Internet", in
Revista de Direito Privado, vol. 4, p. 133).
Ora,
no caso, se a violação imputada ao direito de precedência
era noticiada com o registro alhures e com o uso do nome
de domínio, transparece mais do que nítido haver a r.
decisão combatida, quando deferiu a antecipação de tutela,
proclamado a vedação do uso do nome de domínio, e não o da
marca, já que, ademais, desta não obtivera ainda a autora
o perseguido registro, nem assacava ao réu dela se utilizar
como tal, a não ser, repita-se, como nome de domínio.
Inocorreu,
dessarte, com a leitura adequada do comando jurisdicional,
suposta violação do princípio consagrado nos arts. 128 e 460,
do Código de Processo Civil; basta que a proibição seja entendida
em sintonia com o uso denunciado e de cuja prática se originou
o pedido de antecipação de tutela.
4
- No mais, se a exclusividade almejada pela autora dizia respeito
à utilização do nome de domínio, e não à da marca, deixa de
ser pertinente o embate acerca da irregistrabilidade, no gênero
de marca, de sinais de caráter genérico, necessário, vulgar,
ou comum, consoante limitação do art. 124, da Lei nº 9.279/96,
relativa à propriedade industrial, ao passo que, para evidenciar
o uso do nome de domínio, por parte do réu, basta constatar
a existência daquele em site, na Internet, o que, por si só,
configurará a utilização indesejada.
A
verossimilhança das alegações da agravada havia se apresentado
suficientemente, bastando dizer, ademais, compatível com a
ciência corriqueira, que se tem, de situações parelhas, quando
até mesmo "o legítimo titular de marca, ao dirigir-se
ao CG para registro de sua marca como nome de domínio, descobre
que o domínio já pertence (sic) a um terceiro,
que se apropriou indevidamente", o qual, via de regra,
"pretende ou aproveitar-se do renome da marca do legítimo
titular, ou, mais arguto ainda, pretende vender o nome
de domínio ao titular da marca" (JOSÉ ROBERTO D’AFFONSECA
GUSMÃO e JACQUES LABRUNIE, "Internet e Propriedade Intelectual
- Nomes de Domínio e Marcas", Repertório IOB de Jurisprudência,
nº 24/2000, caderno 3, p. 525), ocorrência suscetível de reprodução,
com escopo assemelhado, na espécie, mutatis mutandis,
por meio da consecução do registro, no exterior, de nome de
domínio já antes registrado no país, mesmo que antes do da
marca correspondente.
Com
efeito, "o nome de domínio é concedido em função da ordem
de prioridade da formulação do pedido perante a organização
competente para o registro dos nomes de domínio de um país
ou região, pois os nomes de domínio devem ser únicos para
que sejam eficazes o funcionamento da rede e a localização
exata dos seus inúmeros usuários" (WALTER DOUGLAS STUBER
e ANA CRISTINA DE PAIVA FRANCO, "A Internet sob a Ótica
Jurídica", in RT 749/62); ora, uma vez
desrespeitada essa prioridade, torna-se intuitiva a potencialidade
de danos para o titular do nome de domínio, que legitima,
em princípio, a busca de inibição do uso irregular.
Daí
a verossimilhança, bem detectada, das alegações da autora,
e o justificado receio de ineficácia do provimento final,
no que diz respeito aos prejuízos pretéritos, de sorte a amparar
a concessão da liminar, tal qual se deferiu, na espécie, à
luz do art. 461, § 3º, do Código de Processo Civil.
5
- À guisa de observação, porém, fica expresso, agora, que
a vedação decretada há de ser entendida, com alcance sobre
a utilização do nome de domínio, e não da marca,
conforme acima esclarecido.
6
- Diante do exposto, nego provimento ao agravo, com observação
(item 5).
Quaglia
Barbosa
Relator
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